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注册商标使用的侵权风险:驰名商标保护的外延
发布时间 : 2022-01-09 06:07:21
商标一经注册,只要规范使用在规定的商品或者服务范围内,就属于商标合法使用,这似乎是一种常识和共识。但近年来,在司法实践中,知名商标所有人在民事案件中直接起诉注册商标所有人侵权,打破了这种固有认知。
《商标法》第十三条第二款、第三款规定,侵犯驰名商标专用权的,不予注册,禁止使用。注册商标代表着国家机关法律文书的公信力,而驰名商标则代表着驰名商标所有人和消费者的切身利益。当两种权利发生冲突时,似乎这是一个应该首先受到保护的困境。但是,仔细研究相关法律法规,分析相关案件的判决,才能得出合法合理的结论。
一、相关法律规定2008年《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款规定,原告以他人在核准的商品上使用的注册商标与在先注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,法院应当告知原告向有关行政机关申请解决。
上述司法解释为注册商标之间的权利冲突提供了解决方案。实践中,当两个注册商标之间发生权利冲突时,作为律师或代理人,我们往往建议当事人依据本司法解释走非诉讼程序,以无效宣告或连续三年不使用撤销的方式攻击对方的权利基础,然后在对方注册商标无效或被撤销后,向法院提起后续民事侵权诉讼。当两个商标都是非驰名商标时,这个建议是可取的。
2009年《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定:被告使用的注册商标违反《商标法》第十三条规定,复制、模仿、翻译原告驰名商标构成侵犯商标权的,人民法院应当根据原告的请求,依法作出禁止被告使用该商标的判决。
上述司法解释为此前注册的驰名商标与一般注册商标之间的权利冲突提供了另一种解决方案。当驰名商标所有人为原告时,可以直接向人民法院提起禁止使用侵权商标的诉讼,无需先走非诉讼程序。也就是说,即使被指控侵权的商标已经注册,如果该注册商标属于原告被复制、模仿或者翻译的驰名商标,那么该商标侵权行为仍然成立,该注册商标的使用将被禁止。
这两个司法解释在适用上似乎有冲突。事实上,后者是新法,是前者的特殊条款。根据新法优于旧法、特别法优于一般法的法律解释规则,注册驰名商标虽然属于注册商标,但可以基于2009年驰名商标司法解释认定驰名,并通过民事诉讼直接维权。也就是说,一般注册商标无条件使用上述2008年权利冲突司法解释,而注册驰名商标则可以选择使用任一司法解释。这一规定为驰名商标所有人提供了应有的保护,避免了在驰名商标所有人的行政非诉程序中花费过多的时间和金钱,制止了这一过程中侵权损害进一步扩大的风险。注册商标通过侵权诉讼被禁止的后果是,虽然该商标仍然是注册商标,但不能使用,只能名存实亡。这说明注册驰名商标的保护力度和范围高于一般注册商标,符合商标法的立法意图和深圳注册子公司要求的信息。
《商标法》第十三条第三款规定,申请注册的不同或者近似商品的商标是他人在中国注册的驰名商标,被复制、模仿或者翻译,误导公众,可能损害该驰名商标注册人利益的,不予注册,禁止使用。
驰名商标的保护早在《商标法》第十三条中就有规定,其中包含了不注册和禁止使用两个内涵,即未注册商标在申请时不注册,注册商标也可以禁止使用。上述司法解释是基于对法律规定的正确理解。
二、司法案例近年来,在北京、江苏、广东三省以及最高人民法院都出现过原告主张在先注册的商标构成驰名,被告基于其驰名商标禁止使用在后注册的商标的案例。在这些案例中,法院充分解释了注册驰名商标是优于一般注册商标的权利。
【案例一】广东高院美孚埃索/埃索案
案件号。:(2014)粤高发民三中字第244号,(2015)东坑镇宜春沈敏字第404号
2012年,原告美孚公司请求广州市中级人民法院认定其在4类工业油上的Esso /Esso商标为驰名商标,并基于此主张被告Esso科技公司在7类汽车用品等商品上使用的ASOO Esso构成侵权,应禁止使用。
一审法院认为,被告在第七商品上注册了ASOO Esso商标,且该商标已注册五年以上,故不支持原告的侵权指控。
二审法院广东高院指出,原告在五年内对被告的注册商标提出了争议申请,不应超过争议期的要求不适用。此外,根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条的规定,埃索科技公司、埃索汽车美容公司是否已经作出& lsquo埃索。或者& lsquoASOO。当某一商标在某一类商品上申请甚至获准商标注册时,美孚有权寻求民事救济,禁止今后使用该注册商标,以防止埃索科技公司和埃索汽车美容公司将其驰名商标作为商标在不同和不相似的商品上使用,并在实际经营活动中误导公众。最终判被告立即停止侵犯埃克森美孚商标专用权。
该案出现在广东高院发布的2014年知识产权司法保护白皮书中。
在再审裁定中,最高人民法院再次确认广东省高级人民法院适用法律的正确性,认为即使埃索科技公司持有& lsquo埃索。或者& lsquoASOO。注册商标,美孚也有权禁止使用埃索科技公司和埃索汽车美容公司。
在最高法院判例的指导下,注册驰名商标因注册商标侵权被直接起诉并被禁止的案例越来越多。
【案例二】江苏高院阿里斯顿案
案件号。(2015)苏志民中字第00211号
原告阿里斯顿热能产品(中国)有限公司以在第11类热水器等商品上注册的第1255550号商标提起诉讼,主张被告在第6类集成吊顶等商品上使用的阿里斯顿中文标识和ALSD0N标识侵权。被告在第六类金属吊顶及吊顶产品上注册了第8199907号ALSD0N商标和第8199995号ariston商标。
二审法院认为:首先,本案集成吊顶与热水器属于不同类别,本案涉及跨类别保护,需要以驰名认定为保护前提,需要认定驰名,原告商标已经构成驰名;其次,被告标识属于注册商标。鉴于注册商标之间的冲突,驰名商标司法解释实施后,应处理两起案件。对于普通注册商标之间的冲突,仍应根据权利冲突司法解释的规定,通过行政途径解决。对于驰名商标与注册商标的冲突,法院可以直接判决构成侵权的被告禁止其注册商标。
该案是2016年江苏法院知识产权司法保护十大典型案例之首。
【案例三】北京高院约翰迪尔案
案件号。(2017)京民中413号
原告美国迪尔公司和JOHNDEERE(中国)投资有限公司请求法院根据其对在第7类农业机械等商品上注册的JOHNDEERE驰名商标第206346/7879578号和在第12类拖拉机等商品上注册的John Deere驰名商标第206347号的权利,认定被告在第4类工业用油等产品上使用的贾立安迪尔商标第11730705号构成侵权。
本案的特别之处在于,法院认为被告使用的4类工业油等产品与原告注册驰名商标的产品相似,但这并不影响法院适用《关于审理驰名商标保护民事纠纷案件的解释》第十一条的规定,即在认定原告7类、12类注册商标驰名的基础上,禁止被告以后使用该注册商标。
首先,关于原告商标认定的必要性,北京市高级人民法院指出,虽然2001年《商标法》第十三条第二款和2013年《商标法》第十三条第三款规定的字面解释均保护已在中国注册的驰名商标不受不同或类似商品的侵害,但基于法律优先的原则,从目的解释的角度, 显而易见,与已注册的驰名商标构成相同或者近似商标的类似商标也应当列入驰名商标。
法院进一步指出,注册商标专用权之间的权利冲突在商标法中已经存在。基于诚实信用的商业伦理,即使他人使用已经核准注册的商标,由于考虑到驰名商标的保护范围和程度更高、更强、更广,此时只要不超过商标法规定的撤销期限和被诉侵权人的注册商标申请,先前主张保护的商标已经构成驰名,人民法院可以据此解决不同注册商标之间的权利冲突。
该案被选为2017年底北京知识产权法院成立三年来的典型案例。
三、结语综上所述,商标注册后,只要规范使用,绝对没有侵权风险。对于那些在申请时基于复制、模仿、翻译驰名商标的恶意侥幸而在注册后使用的商标,法院给予驰名商标所有人禁止使用的民事救济,符合商标法对驰名商标提供相对强有力保护的立法本意。商标法及相关司法解释为判令被告停止使用提供了法律依据。法院可以也应该直接判决这类案件,防止后期司法,迫使当事人陷入商标无效的无限期行政程序和司法程序。侵权不能及时遏制,权利人的利益将完全丧失,这显然与上述法律和司法解释的精神背道而驰。
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