(5)侵犯在先权益

2017年，在北京知识产权法院审理的东营动漫有限公司(以下简称东营动漫公司)商标无效宣告请求行政纠纷案中，被告中华人民共和国国家工商行政管理局商标评审委员会(以下简称商标评审委员会)不服，于2015年5月28日提起行政诉讼， “第5221764号‘圣斗士星矢中的圣斗师星矢’与屠的商标无效宣告请求”，判决如下:“争议商标作为图形商标，已经损害他人艺术作品的著作权。 同时，现有证据显示，圣斗士星矢作为一本漫画，自20世纪90年代开始在中国大陆普及和播出，可谓是名声在外。所以有争议的商标中含有‘圣斗士星矢’字样，也是他人知名漫画作品的名称。将他人知名漫画作品的名称注册为商标，是否违反2001年《商标法》第四十一条第一款，也是本案中无法回避的问题。2001年《商标法》第四十一条第一款规定，注册商标违反本法第十条、第十一条、第十二条规定，或者以欺骗等不正当手段注册的，由商标局撤销其注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会决定撤销注册商标。最高人民法院《关于审理商标授权确认行政案件若干问题的意见》(法发〔2010〕12号)第十九条进一步解释了“以其他不正当手段取得注册”的含义，认为人民法院审理涉及撤销注册商标的行政案件，审查判断争议商标是否以其他不正当手段注册，需要考虑是否扰乱商标注册秩序、损害公共利益、以欺骗以外的方式不当占用公共资源。基于北京市知识产权法院(2015)京智行子楚第6058号“黑仔篮球”商标无效宣告行政生效判决(简称第一生效判决)，原告东营动漫公司主张福建世兴鞋服公司将漫画《圣斗士星矢》的名称及大量人物注册为商标，是扰乱商标注册秩序、损害公共利益的行为。我们认为，2001年《商标法》第41条调整了商标撤销的绝对事由。商标注册仅损害特定民事权益，一般不属于本条款调整范围。但是，只有当商标注册行为损害了特定的民事权益，同时也损害了商标注册秩序和社会公共利益时，才可以适用该条款。在先生效判决中明确的适用法律规则是:‘如果允许你将他人创作的著名漫画作品和涉案人物的姓名随意注册为商标，你就滋长了依靠他人的投入和依附他人的支配地位而牟利的行为，这是违背诚实信用原则的，属于谋取不正当利益。特别是当作品的标题和角色的标题不能构成法定在先权利时，在先权利人或者利害关系人是不可能制止这种商标注册行为的，这种不当行为也就无法有效制止。将这种行为规定为以其他方式谋取不正当利益，是对利益相关者的保护空。该判决规范了《最高人民法院关于审理商标授权确认行政案件若干问题的意见》(法发〔2010〕12号)第十九条中谋取不正当利益的情形，因为在对作品名称所构成的权利没有明确规定的情况下，不宜在行政确认案件的判决中扩大权利范围或制造法外权益。同时，在第一次生效判决中，开平尚兰体育公司注册了大量与动画作品《黑子篮球》相关的其他商标，没有证据证明其实际使用了注册商标，因此其对争议商标的注册扰乱了商标注册秩序。因此，认定将“黑子篮球”注册为商标违反了2001年《商标法》第四十一条的规定，应予宣告无效。但在第一次生效判决后，最高法院于2017年1月10日新颁布并于2017年3月1日生效的《关于审理商标授权确认行政案件若干问题的规定》(法释[2017]2号)第二十二条规定，对于著作权保护期内的作品，如果作品名称和作品中的角色名称具有较高的声誉， 在相关商品上作为商标使用的，容易使相关公众误以为已经获得权利人认可或者与权利人有特定关联，当事人的主张构成在先权利，人民法院予以支持。 司法解释明确规定，在行政权利确认程序中，知名度较高的作品名称和作品中的角色名称可以认定为优先权益。由于2001年《商标法》第41条第1款主要调整商标无效的绝对原因，当司法解释可以作为认定在先权益的法律渊源时，可以根据2001年《商标法》第31条调整将他人的知名漫画作品的名称登记为商标，而不援引2001年《商标法》第41条第1款关于绝对原因的规定。因此，我院不支持东营动漫有限公司主张争议商标注册侵犯公共利益的理由。同时，现有证据显示，福建世兴鞋帽有限公司在第25类服装鞋帽中，注册了11个与圣斗士星矢的名字和角色形象相关的商标。从注册商品类别数和注册商标数来看，仍难以确定是否扰乱商标注册秩序。因此，我们不支持原告主张的争议商标违反2001年《商标法》第四十一条第一款的主张。"

除上述案件外，还有大量的相关案件，是基于上述几个方面做出有利于权利人的判决和裁定，包括:

2017年，北京市知识产权局在对商标异议行政纠纷进行复审，不服被告商标评审委员会(字[2013]第106814号复审第1239号)对商标异议复审裁定第7124656号《功夫熊猫》作出的(侵犯商品化权)行政诉讼判决。

2017年，商标评审委员会对第13332429号商标“无敌米基无棣米琪和涂”(以其他不正当手段注册)的无效宣告请求作出裁定。

2017年，北京市知识产权法院不服被告商标评审委员会(侵犯在先权益)作出的第16385号《字[2016]第4553473号〈铁臂阿童木〉商标无效宣告的决定》行政判决。

2018年，商标评审委员会对编号为14233033“WD”的商标无效宣告请求作出裁定。米奇"(通过其他不正当手段注册)。

2019年，商标评审委员会对编号为15904630的商标“蜘蛛侠ZHIZHUXIA、涂”的无效宣告请求作出裁定，对编号为11015893的商标“还珠格格”(侵犯享有以前作品角色名称的权利)，依此类推。

从上述案例可以看出，审查员通过不断的支持和否定，寻求保护知名作品名称和角色名称的途径，但仍然没有统一明确的规定。在这种情况下，权利人将如何寻求最佳保护方案？

二.评论和应用

笔者认为，从以上几个方面来看，“在先权利/在先权利”应该是保护知名作品名称和角色名称权利的首要依据，但也应该根据案件的具体情况综合考虑，甚至在很多方面提倡，以达到最佳的保护效果。

[/s2/】首先，[/s2/】，“不利的社会影响和获取登记的不正当手段”侧重于对公共利益的侵害，通常扩展到对私人权利的保护，以弥补权利无法通过其他法律依据得到保护时的法律/[/k0/】缺陷。因此，当知名作品名称和角色名称能够受到“在先权利/在先权利”的保护时，使用“不利的社会影响和不正当的手段获取注册”进行保护是不合适的。

其次，从目前的法律规定来看，法律和法律解释不断完善，做出了越来越明确的规定。权利人可以首先从以下法律依据主张其“在先权利/在先权利”:

《商标法》第三十二条:“申请商标注册，不得损害他人已有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响力的商标。”。

商标审定标准:“本条规定的在先权利，是指在争议商标注册日前已经取得的除商标权以外的其他权利，包括姓名权、著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权以及其他应当受到保护的法定在先权利”。

《最高人民法院关于审理商标授权确认行政案件若干问题的规定》2017年第22条第2款规定:“对于著作权保护期内的作品，如果作品的名称和作品中的角色名称具有较高的声誉，容易使相关公众误认为已经获得权利人的认可或者与权利人有特定的联系。当事人主张构成优先利益的，人民法院予以支持。”

《北京市高级人民法院关于审理商标授权确认行政案件的指导意见》2019年第16.19条规定:“当事人主张的“商品化权”的内容，如果能够作为法律明确规定的权利或利益，如姓名权、肖像权、著作权、对商品(服务)名称有一定影响的，不宜认定当事人主张的“商品化权”。依照《商标法》第三十二条“在先权利”以外的其他具体条款不足以向当事人提供救济，并且依照前款规定的情形不能得到保护的，在符合具体条件的情况下，可以根据当事人的请求予以保护。第三十二条《商标法》的“在先权利”一般应当按照《反不正当竞争法》第六条的规定予以承认。”

北京市高级人民法院2019年《商标授权确认行政案件审理指南》第16.20条规定:“在确定是否属于本审理指南第16.19条规定的“特定条件”时，应当同时满足下列情形:(1)“保护对象”是作品名称、作品中角色的名称等。；(2)在商标申请日之前，“保护对象”应具有一定的知名度；(三)商标争议申请人主观恶意的；(四)争议商标与“保护对象”相同或者近似。(五)争议商标指定使用的商品属于“受保护对象”的受欢迎范围，容易导致相关公众误认为其已被“受保护对象”利益所有人认可或者与该利益所有人有特定关联。”

再次，值得注意的是，2019年北京市高级人民法院《商标授权确认行政案件审理指南》明确规定，“当事人主张的“商品化权”的内容可以作为姓名权、肖像权、著作权以及法律明确规定的必须影响商品(服务)名称的权利或者利益。保护当事人主张的“商业化”是不合适的。由此可见，由于难以界定“商品化权益”的界限，法院并不倾向于用它来保护知名作品名称和角色名称。因此，权利人在主张权利时，并不建议主张“商品化权”，而是着眼于通过证明其满足上述“特定条件”来获得《商标法》第三十二条中“在先权利”的保护。

第四，除了“在先权利/在先利益”外，权利人还可以综合考虑侵权人的侵权情况，进行综合主张。比如“黑仔篮球”案中，开平尚兰体育公司注册了大量与动画作品“黑仔篮球”相关的其他商标，没有证据证明其实际使用了注册商标，因此其注册有争议的商标被认定为扰乱商标注册秩序。如果在类似案件中，侵权人有大量注册行为且无意使用，权利人也可以主张其对争议商标的注册扰乱商标注册秩序。此外，自2019年新《商标法》实施以来，权利人也可以依据第四条向商标局申请商标注册:“自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中需要取得商标专用权的，其商品或者服务也可以取得商标专用权。不打算使用的恶意商标注册申请将被拒绝。”主张大量侵权人的注册属于恶意的非故意使用的商标注册申请，请求驳回/撤销争议商标的注册。

第五当然，在实践中，如果权利人无法确定最佳请求权，则可以主张所有相关的权利基础，以便将来有新的司法解释或法律法规时，审查机关可以根据新的趋势选择最佳的权利基础来支持权利人的请求权。

除上述关于“在先权利/在先利益”的法律规定外，权利人还可以依据《商标法》的下列规定主张权利:

《商标法》第4条规定: "...不使用的恶意商标的注册申请应当予以驳回。”

《商标法》第七条规定:“申请注册和使用商标应当遵循诚实信用的原则。”

《商标法》第十条规定:“下列商标不得作为商标使用:...

(七)具有欺骗性，容易使公众误认商品质量或者产地；

(八)有害于社会主义道德或者有其他不良影响的。"

《商标法》第四十四条规定，注册商标违反本法第十条、第十一条、第十二条规定，或者以欺骗等不正当手段注册的，由商标局宣布该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣布该注册商标无效。

来源:选角视角