【/s2/】主要思路:审理涉外商标固定处理的法律纠纷，可以从商标的三大基本功能，即来源识别功能、质量保证功能、广告功能来判断是否可能对商标所有人造成商标法意义上的损害，重点考察和考虑权利人是否在进口国注册和使用了相应的商标。即使没有注册，如果存在驰名商标使用事实，进口国相关公众也会有识别来源信息的认知。

案件

原告(原审被告):浙江凯达进出口贸易有限公司(以下简称凯达公司)

被上诉人(一审原告): AllStarC。五(以下简称全明星公司)

全明星公司是“匡威”商标第154598号的注册人，该商标批准使用的商品属于53类，即衣服、鞋袜。注册于1982年2月27日获批后，已多次续期，有效期至2022年2月26日。该商标经过长期使用和广泛宣传，在中国享有很高的声誉。凯达公司成立于2002年3月7日，注册资本为人民币2000万元。经营范围为机电产品(不含汽车)、五金、玩具、体育用品批发零售；鞋的制造和销售；货物进出口、技术进出口(依法必须审批的项目，经有关部门批准后，方可开展经营活动)。2016年11月10日，凯达公司向海关申报了一批出口货物(海关申报号: 310120160517094634).经检查，90箱中共有8640双鞋标有“COVANSE”。应全兴公司的申请，海关扣留了上述货物。2017年3月20日，眉山海关通知全兴公司，当天作出行政处罚决定，没收90箱8640双带有“COVANSE”标志的鞋子，罚款10906元。根据一审法院从海关获得的被控侵权产品，鞋盒的盖子和底部右下方标有“covance”和空环形“C”标志，盖子右上方和纸箱后面标有椭圆环绕的“covance”标志。鞋舌上印有“covance”和空环形“c”标志，鞋内侧印有“covance”标志。在案件审理过程中，天猫在线商城仍在网上出售商标为“匡威”的鞋、帽、服装、围巾等产品。全明星公司起诉法院，要求凯达公司立即停止侵犯全明星公司“匡威”注册商标专有权，即停止生产、销售(出口)美冠发[2016]0757号案下标有“COVANSE”字样的鞋子，并赔偿经济损失人民币50万元(含合理维权支出)。

审查

经审理，宁波市北仑区人民法院认为:【/s2/】一、关于涉外许可加工，【/s2/】是指中国的加工企业在来料加工、来样加工、来件组装等业务中，接受境外商标所有人或商标使用人的委托，根据其要求加工产品，附上其提供的商标，并将加工后的产品全部交付给境外客户，由境外客户按约定向境内加工企业支付加工费。本案中，即使被告提供的授权外国商标所有人的证据是真实的，但获得和授权商标权的期限晚于涉嫌侵权发生的时间，即所涉及的涉嫌侵权产品的生产和出口并非源于获得商标权的境外商标所有人的委托和授权，不能认定为涉外许可处理。【/s2/】二、根据《中华人民共和国商标法》第五十七条规定，【/s2/】未经商标注册人许可，在同一商品上使用与其注册商标近似的商标，属于侵犯注册商标专用权的行为；销售侵犯注册商标专用权的商品，也是侵犯注册商标专用权的行为。商标相似性是指被指控侵权的商标与原告的注册商标相比，具有相似的字体、读音、含义或者图形构成和颜色，或者其各种要素组合后的整体结构，或者其立体形状和颜色组合相似，容易使相关公众误解商品来源或者认为其来源与原告注册的商品有特定联系；认定应以相关公众的普遍关注为基础，需要对整个商标和商标的主要部分进行比较，考虑申请保护的注册商标的意义和知名度。在这种情况下，全兴公司的“匡威”商标经过长期使用和广泛宣传，在中国享有很高的知名度。虽然“O”在实际使用中有时会被一个星号代替，但这种细微的差别并没有改变原商标的显著特征，可以视为使用了注册商标。一审法院将不受理凯达公司关于涉案商标在“拆箱加星”后已不再实际使用的说法。本案涉及的涉嫌侵权商品与“匡威”商标认可的商品中的鞋子属于同一种商品，其上使用的“科万斯”标志有七个字母，其中六个与全兴公司的“匡威”商标相同。前两个字母和后两个字母的顺序甚至是一样的，发音也差不多。对于以汉语为母语的中国相关公众来说，在适用一般注意时容易造成混淆，导致凯达公司生产和出口带有“COVANSE”标志的鞋子构成对全兴公司注册商标权的侵犯。因此，责令凯达公司立即停止侵犯泉兴公司第154598号“匡威”注册商标的专有权，即停止生产、销售(出口)美冠发[2016]0757号案下90箱标有“COVANSE”的8640双鞋，并决定凯达公司按法定赔偿方式赔偿泉兴公司经济损失20万元。

【/s2/】凯达公司向宁波市中级人民法院提起上诉。

二审法院经审理，确认了一审法院认定的事实。结合双方提交的新证据，还发现匡威商标(第18类和第25类)已在智利全兴公司注册，匡威商标在全兴公司在匡威智利官网的使用。本院认为，【/s2/】本案争议焦点为:1。凯达公司是否构成涉外许可流程；2.涉及的商标是否构成侵权；3.凯达公司提倡的三年未使用的免责抗辩是否可以成立。

1。凯达公司是否构成品牌加工。【/s2/】涉外品牌加工是指中国加工企业接受境外商标所有人或商标使用人的委托，根据其要求加工产品，附上其提供的商标，并将加工后的产品全部交付给境外客户，由境外客户按约定向国内加工企业支付加工费，且进行品牌加工的产品不在国内销售的一种国际贸易形式。在品牌固定过程中，境外商标所有人或商标使用人委托的委托企业应当对商标的合法授权进行审查。当商标涉及知名品牌时，上述审查义务应更严格。本案中，即使成立了凯达公司接受智利凯达公司的委托，但智利凯达公司的商标“COVANSE and空Heart C Graphics”在2016年11月海关扣留货物(2017年2月7日获准注册)之前并未获准注册， 而涉案涉嫌侵权产品的生产和出口并非来源于获得商标权的境外商标所有人的委托和授权，不构成合法、正当的外交事务；另一方面，凯达公司实际产品的鞋盒盖和内鞋帮上分别标注有科万斯，与智利凯达公司此后注册的图形商标不同。 本案中，涉案的全兴公司的“匡威”商标已被记录在多份判决文件和行政决定中，证明其知名度较高，为相关消费者所熟知。由于标识与知名品牌相似，凯达公司应履行义务，对委托商标进行严格审查，合理规避。再者，本案中全兴公司在智利注册了匡威商标(类别18和类别25)，本案涉及的商标使用也存在于全兴公司匡威智利官网。因此，涉案商品进口国智利的相关公众，由于匡威的商标已经在该国被全兴公司注册使用，对相关商标标识来源信息有认知，从而在被告进口的标有类似全兴公司商标的商品进入该国市场时，给该国相关公众造成混淆。在这种情况下，也给商标所有人造成了商标法意义上的损害。

二.涉及的商标是否构成侵权。【/s2/】涉案的涉嫌侵权商品与“匡威”商标认可的商品中的鞋子属于同一类商品，其上使用的“科万斯”商标有7个字母，其中6个与全兴公司的“匡威”商标相同，首字母和末字母的顺序甚至相同，读音相近。对于相关公众来说，一般关注时容易造成混乱。因此，一审法院认定，在同一商品上使用与本案所涉注册商标类似的被告商标构成侵权是正确的。

三.凯达公司主张全兴公司三年未使用涉案商标的免责抗辩能否成立。【/s2/】全兴公司提供的天猫“匡威”旗舰店网页截图显示，旗舰店店名、品牌名称、产品宣传图片均使用“匡威”商标154598号，无三年不使用的情况。凯达公司表示，这段文字并不是商标所有人会独立使用的理由，这个理由并不能合理解释产品推广画面上的使用行为。因此凯达公司主张的全兴公司三年未使用涉案商标的免责抗辩不能成立。一审法院根据法定赔偿判定侵权责任也是合适的。据此判决:驳回上诉，维持原判。

评价和分析

“知识产权问题不仅是一个国内问题，也是一个国际问题；它不仅仅是一个法律问题，更涉及到国际贸易和国际经济问题。”[1]现实中，订单处理的情况比较复杂，不仅涉及到法律层面的讨论，还涉及到司法政策对国际加工贸易发展需求的阶段性回应和调整，甚至影响到国际经济形势、知识产权保护与司法政策的冲突、平衡和融合。因此，具体的司法判决还应综合考虑我国阶段性经济发展特征、知识产权保护公共政策取向及相应的法律适用，做出审慎的价值判断和选择。本案的创新视角在于从商标地域性的角度对涉及固定品牌处理的商标侵权纠纷进行分析和适用。

一、商标权地域性分析

1。法律层面的解释。知识产权作为一项制度性权利，与物权、债权有着本质的区别，即从来不具有被他国法律自动承认的域外效力。这主要是因为知识产权保护不是有形财产，而是无形的知识成果。同样的智力成果可以归分布在不同国家的主体所有，但只有完全的所有权。再者，如果一个国家的法律可以将智力成果的专有权分配给不同国家的创作主体，可能违背“一物一主”的法律原则，也会对其他国家的法律秩序乃至国家主权造成挑战和损害。

2。追溯历史根源。纵观知识产权的整体发展，不难发现知识产权的地域性不仅取决于权利本身的属性，还取决于社会历史发展到特定阶段的产物。知识产权产生的时候，是封建君主通过许可令的方式授予的特权。因为现实中有很多割据政权，所以只能在特定的地理区域有效。跟随当今社会，知识产权的地域性其实是对这种历史因素的保留。

3 。经济驱动因素分析。在“互联网+”时代，虚拟网络空突破了现实的藩篱，超越了国界的限制，导致了“地球村”概念的逐渐成熟。与此同时，各国之间的经贸、文化和艺术交流日益频繁，商标全球化趋势在经贸浪潮的推动下日益巩固。许多地区通过立法逐渐摆脱了对商标地域性的刚性依赖。欧盟理事会1993年通过的《欧共体商标条例》在坚持商标地域性的前提下，坚持贸易流通最大化，旨在消除阻碍商标和服务自由流通的障碍，取得了良好的效果。然而，商标信息的全球化使侵权形式更加隐蔽，也对传统商标法体系的内在逻辑和实施效果产生了巨大影响。

二.涉外处理商标侵权纠纷中地域原则的适用分析

1。不同理解的差异。【/s2/】涉外许可纠纷的发生主要是基于商标权的地域性原则，允许相同的商标权在不同的管辖区共存，从而给一方囤积大量商标的机会【2】。在这类纠纷中，学术界和实务界都赞成商标的地域性，但对具体概念的理解仍有分歧。一种观点认为，从知识产权保护的区域角度来看，外国商标持有人对特定商标的专属权利是由该国法律授予的。鉴于知识产权的区域性质，在国外注册和使用的商标在本国不生效，不受其他国家法律的保护。当贴有该商标的商品进入域外流通，在域外国家的相同或类似商品上使用相同或类似商标时，这种涉外的商标固定处理行为构成商标侵权。另一种观点，从混淆可能性的角度，认为就产品销售的具体地域而言，由于涉外品牌产品不会流入国内市场，因此附在产品上的商标既没有识别来源的意义，也没有识别来源的功能，不属于商标使用行为，消费者不会对区域内外的商标产生混淆，国内商标所有人也没有受到损害，不构成侵权。

2。司法审查判断标准的演变。涉外许可案件的早期审理往往以商标保护的区域性原则为指导。比如西班牙Nike案，西班牙赛德体育用品有限公司委托嘉兴银杏服装厂生产NIKE滑雪服，赛德公司提供原材料和商标标签，银杏公司负责加工生产。该公司在西班牙拥有NIKE商标，注册类别为第25位。2000年8月，货物在深圳申报出口时，美国NIKE公司向海关申请货物抵扣，起诉深圳市中级人民法院，要求停止侵权行为，赔偿损失。赛德公司辩解称，其在西班牙合法持有NIKE商标，这批服装只在西班牙销售，不在中国销售，加工生产符合国际贸易规定。银兴公司辩称，该公司只是受委托加工制造，具体商标标识由赛德公司提供，服装卖给西班牙，不应承担侵权责任。深圳市中级人民法院裁定，基于商标的地域性，美国NIKE公司的商标受中国法律保护，中国境内任何人不得侵犯其注册商标专用权，据此，判定被告构成商标侵权。再比如宁波保税区瑞宝国际贸易有限公司与慈溪永盛轴承有限公司的RBI轴承商标侵权案[3]，也做出了类似的判决。

在最高人民法院判决的第一起涉外商标侵权纠纷案件中，判决指出“委托加工的商品所附的标志不具有区分加工商品来源的含义，也不能实现识别商品来源的功能。附签不具有商标属性，在商品上附签的行为不能视为商标意义上的使用行为”。此后的相关争论大多是加工行为不构成商标使用，商品全部销往海外，既不会给海外消费者带来困惑，也不会起到识别国内市场商品来源的作用。国内相关公众无法接触到国内涉案商品，也不会给我国注册商标权带来实质性损害。

三.关于涉外处理商标侵权纠纷适用地域原则的思考

1。理论适用原则框架为。商标的本质是以符号的形式承载关于商品和服务来源的信息。保护商标的主要目的是规范商品来源，引导消费者持许可证购物，促进经营者之间的自由竞争。它的一个重要立足点在于是否可能造成混乱。如果不存在混淆的可能性，就不应该视为侵权。而商标权的保护基础不同于版权和专利权，它不是基于在一定时期内赋予知识成果以垄断权来鼓励其创造和传播，而是法律赋予的一种标记权，即商标通过标记商品或服务的来源提供信息和指示，使公众受益，其产生和存在具有更强的公共政策色彩。鉴于消费、投资和出口是目前拉动中国内需导向型经济增长的三驾马车，中国作为涉外加工纠纷的主要处理地，不应该给自己过多的义务。

2。法律适用路径的选择。在司法实践中，法院对涉外商标侵权案件的判决一般适用中国法律。然而，这类案件涉及的主体是多种多样的。一类利益主体是本案原告和中国注册商标的权利人，另一类主体是境外委托的国内加工企业，第三类主体是境外企业。事实上，真正的利益冲突发生在国内注册商标持有人和境外委托方之间。后者把加工环节放在国内，国内加工企业只按协议接受委托，生产委托方要求的商品并附上商标，然后出口到国外市场消费。问题是，当商标所有人不仅在中国享有注册商标的专用权，而且在目标进口国注册相同的商标时，中国法律是否可以直接或排他地适用。因此，有一种观点认为，这种纠纷不仅涉及中国的被告即加工者，还涉及在进口国销售被指控侵权货物的海外客户。当原告不仅要求在中国保护其商标权时，直接适用中国法律是不合适的[5]。

笔者认为，在涉外品牌加工法律关系成立的前提下，可以主动向原告说明请求保护地的法律是否适用。比如，如果保护请求所涉及的商标也是在国外注册的，或者虽未注册却积累了大量的使用事实、知名度和意义，则可以尝试在国际私法的框架内找出国外的法律。如果涉外品牌处理的法律关系不成立，可以从商标的三个基本功能，即来源识别功能、质量保证功能、广告功能，判断是否可能对商标所有人造成商标法意义上的损害，进而判断侵权是否成立。事实上，有必要审查和考虑原告是否在进口国注册和使用了相应的商标。即使没有注册，如果存在驰名商标使用事实，进口国相关公众也会有识别来源信息的认知，从而导致商标法意义上的混淆和损害。

3。实践中适用情况的扩展[/s2/]。在商标侵权纠纷处理中，受委托企业应对商标的合法授权进行审查。商标认定涉及知名品牌时，上述审查义务更为严格。本案中，即使凯达公司接受了智利凯达公司的委托，智利凯达公司的商标核准注册时间也晚于海关扣款时间，即涉案涉嫌侵权产品的生产和出口并非源于获得商标权的境外商标所有人的委托和授权，不构成合法的涉外许可处理。另外，全兴公司在智利注册了匡威商标，智利官网涉及的商标使用也是存在的。涉案货物进口所在国智利的相关公众，由于全兴公司注册使用了匡威的商标，知晓相关商标标识来源信息，从而在被控进口与全兴公司类似商标的货物进入该国市场时，给该国相关公众造成了混淆。在这种情况下，也对商标权人造成商标法意义上的损害，构成商标侵权。

给…作注解

[1]吴·:《知识产权协议与知识产权保护》，载《中国知识产权保护前沿问题与WTO知识产权协议》，法律出版社2004年版，第92页。

[2]余泽刚:《海关视角下涉外品牌处理案件的审理》，载《电子知识产权》2018年第3期。

[3]参见浙江省高级人民法院(2005)浙民三中字第284号民事判决书。

[4]参见最高人民法院(2014)民体字第38号民事判决书。

[5]阮·:《涉外固定商标处理中商标侵权问题初探——以商标法域外适用为视角》，《中国商标》2015年第12期，第75页。

作者:宁波中级人民法院