原文:薛范中国商标杂志

对“在先使用并具有一定影响”条款中“使用”要素的判断——评海南石海旅游频道传媒有限公司、商标评审委员会和东方时尚

(北京)传媒文化有限公司商标异议复审行政纠纷案

主要思路:判断未注册商标是否“以前使用过并具有一定影响力”，该商标使用的商品或服务应当已经在市场上实际流通，正在生产或正在生产的商品或服务，其差异化的载体不在市场上流通，不能基于使用产生影响。

案例

缔约方:

原审第三人(上诉人):海南石海旅游频道传媒有限公司

原审原告(被上诉人):东方凤兴(北京)传媒文化有限公司

原审被告:国家工商行政管理局商标评审委员会

案由:商标异议复审行政纠纷

2008年8月29日，东方凤兴(北京)传媒文化有限公司(以下简称东方凤兴公司)向国家工商行政管理局商标局(以下简称商标局)提出注册申请。被指定用于国际分类第41类:“学校(教育)、培训、组织教育或娱乐竞赛、组织文化或教育展览、安排和组织培训班、组织选美比赛、组织演出(表演)、组织娱乐表演时装展览、向图书馆借阅图书、文字出版(广告小册子除外)、图书出版、图书出版社、网上电子书和杂书出版、提供网上电子出版物(非——经商标局初审批准，于2012年11月6日公布。

海南石海旅游频道传媒有限公司(以下简称旅游频道公司)于2014年4月10日向国家工商行政管理局商标评审委员会(以下简称商标评审委员会)提出异议复审申请。旅游频道公司申请复审的主要原因是:旅游频道公司与东方凤兴公司通过合同约定，由东方凤兴公司制作电视节目《美丽》，该节目自2006年起在旅游频道公司连续播出八年，在相关公众中具有较高的知名度和美誉度。此外，通过协商，旅游频道公司和东方凤兴公司分享了该电视栏目的版权。虽然双方未就“美景”的商标权作出事先约定，但东方凤兴公司未经旅游视觉公司同意，申请将电视栏目名称“美景”注册为商标，明显带有恶意，违反了诚实信用原则。这不仅侵犯了旅游频道公司的优先权利，也是不公平的。

2015年7月7日，商标评审委员会作出商[2015]47798号《关于第6925383号《美丽与画面》商标异议复审裁定》(以下简称被告裁定)，认定:《美丽》电视节目由旅游频道公司和东方流行公司联合制作播出。双方还通过书面协商对各自的权利义务及相关问题进行了限制，在申请商标注册之日前，电视节目《美丽的美丽的人》在相关公众中获得了较高的知名度，连续五年获得中国最具影响力的社会制作电视节目。因此，在这种情况下，应该承认，“美丽”作为电视娱乐活动等相关服务中的商标，已经被相关公众所熟知，具有一定的社会知名度。“美丽人”字样所承载的财产价值由旅游频道公司和东方凤兴公司共同实现，双方均有权享有“美丽女”所承载的商誉，并进行持续的市场运作，因此“美丽女”不应由东方凤兴公司单独享有和垄断，若争议商标获准注册，则容易阻碍旅游频道公司合法权益的实现。考虑到上述事实，从维护双方负责人的实际利益出发，商标争议在于“组织教育或娱乐比赛，组织文化或教育展览，安排和组织培训班，组织选美比赛，组织演出(表演)，组织娱乐表演时装展览，电影制作，广播电视节目制作，戏剧制作，表演制作，电视娱乐节目，娱乐活动，演出，俱乐部服务(娱乐或教育)，娱乐信息， 娱乐资讯(消遣)“健身娱乐部”十八项服务项目违反了2013年修订的《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第三十二条“申请商标注册不得以不正当手段抢夺他人注册已经使用并具有一定影响力的商标”的规定，不予核准注册。 有争议的商标应当在其他服务中核准注册。

法院查明事实如下:东方凤兴公司成立于2003年4月16日，注册资金1000万元，经营范围为制作、发行动画片、电视综艺节目、故事片。

2005年9月25日，北京东方欢乐文化艺术发展有限公司(以下简称东方欢乐公司)与中国戏曲学院签订协议，约定东方欢乐公司租用中国戏曲学院工作室录制节目《美丽》。东方欢腾公司向中国戏曲学院支付了相应的工作室租金3.5万元。

2005年11月9日，《美丽人生》主持人李静在他的博文《今天是那样的》:“我在录制一个节目《美丽人生》，节目从准备到今天，只有不到一个月的时间”。2010年11月27日，李静在自己的博文《美丽的五岁生日》中写道:“突然，美丽的五岁了。五年前的10月27日，我们第一次录制了这段视频。

2015年7月至10月，徐临江受东方欢乐公司委托，参与《绝美》的节目名称设计和舞美设计，2015年10月，在中国戏曲学院工作室参加了《绝美》的首张录音。

自2006年1月以来，东方凤兴公司和东方欢腾公司先后与旅游频道公司签署了多项合作协议。双方在合作协议中约定，东方凤兴公司将制作《美丽与美丽的人们》的每一个节目，并通过“旅游频道”独家播出。每个程序的版权由双方共享。在合作协议中，双方还约定了各自的权利和义务以及相关商业利益的分配。2006年1月21日，节目《美女》在旅游频道公司首播。东方凤兴公司与旅游频道公司在《俏佳人》节目上的合作始于2006年1月，一直持续到2012年12月31日。

2008年1月15日，东方欢腾公司与东方凤兴公司签订版权转让合同。转让方为东方环腾公司，受让方为东方凤兴公司。根据合同约定，本合同附件二所列电视节目的版权由方东方欢腾公司及相关合作电视台共同拥有。转让方同意将本合同附件二所列电视节目的权利转让给受让方。根据合同附件二，合作电视台“靓女”为旅游频道，合作期限为2006-2007年，共312期。

审判判决

经审理，北京知识产权法院认为，东方凤兴公司于2015年下半年开始首次筹备制作《美丽人生》节目，节目的品牌创意和设计来自东方凤兴公司。东方凤兴公司与旅游频道公司签订的合作协议中，明确规定“美丽俏佳人”栏目由东方凤兴公司制作，通过“旅游频道”独家播出。之后节目《美丽人生》于2006年1月21日在旅游频道首播，晚于东方流行公司筹备制作节目的时间。因此，旅游频道公司首先使用“美丽”标志是不争的事实。虽然不能认定《美丽人生》节目通过“旅游频道”的连续播出而为相关公众所熟知，从而获得了一定程度的社会知名度，但这并不意味着旅游频道公司当然获得了“美丽人生”标志的“共同商标权”。鉴于东方凤兴公司首先申请了争议商标的注册，并且比旅游频道公司更早使用“美丽”标识，不存在抢先使用旅游频道公司使用的商标并具有一定影响力的事实，当然也不存在抢先使用旅游频道公司使用的商标商誉并具有一定影响力的主观恶意。因此，他的注册申请和商标争议是依法进行的，不违反诚实守信原则。在“广播电视节目制作”等服务项目中申请注册有争议的商标，不构成2013年《商标法》第三十二条所指的“抢先注册已经被他人使用并具有一定影响的商标”的情形。被告裁定的相关认定错误应当依法予以纠正。综上，北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项、第二项的规定裁定:1。撤销被告的裁决；二、商标评审委员会做出裁定。

旅游频道公司不服原审判决，提起上诉，请求撤销原审判决，维持被告的裁定。北京市高级人民法院认为，2013年《商标法》第三十二条规定，申请商标注册时，不得抢先注册他人已经使用并具有一定影响力的商标。在该条款中，需要判断请求保护的商标是否为在先使用商标，该商标是否具有一定的影响力。本案中，东方凤兴公司虽然提交了与东方禧公司签订的《著作权转让合同》，但公司双方关于著作权归属的约定并未约定相关商标权。而且东方凤兴公司和东方欢腾公司是不同的法律主体，不能混淆。所以东方欢乐公司对“美女”的使用不能等同于东方流行公司的使用。

东方凤兴公司提交的场地租赁协议、广告合作协议、主持人微博等证据，只能证明东方欢腾公司在创作作品过程中使用了“美丽”作为节目名称，不能证明东方欢腾公司首先使用了“美丽”作为商标。

争议商标于2008年8月29日申请注册。在此之前，《美丽人生》于2006年1月在旅游频道公司的平台播出。旅游视觉公司和东方欢乐公司分别于2006年和2007年签署了合作协议，其中2006年的协议规定东方欢乐公司将向旅游频道公司提供一个节目，该节目由东方欢乐公司策划制作，经旅游频道公司书面审核确认后，在旅游频道公司的频道上播出，东方欢乐公司将按照旅游频道公司要求制作的节目如期提交给旅游频道播出。2007年，协议约定“美丽与美丽的人”项目由双方共同投资，东方欢乐公司委托。2008年，旅游频道公司与东方凤兴公司签订合作协议，规定节目《美景》由双方共同投资，旅游频道公司委托东方凤兴公司制作。旅游频道公司与东方凤兴公司的合作协议将持续到2012年。《美丽佳人》自2006年首次在旅游频道公司频道播出以来，赢得了许多荣誉。在商标申请注册之日前，作为节目名称“美丽丽人”的标志“美丽丽人”已经通过旅游频道公司的平台传播和使用，使相关公众将其认定为电视娱乐节目，从而具有区分商品或服务来源的功能，构成商标法意义上的未注册商标。旅游频道公司的这种使用行为使得电视节目《美丽》在相关公众中有很高的知名度。因此，旅游频道公司的“美颜”标识作为电视娱乐活动等服务项目中的商标，在争议商标申请日之前已经被相关公众所熟知，构成了之前已经使用过并具有一定影响力的商标。东方流行公司知道该标志的存在，在本案中申请注册为有争议的商标。其行为已构成《商标法》第三十二条规定的“不当抢先注册他人使用的商标并具有一定影响”的情形。

综上，二审法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、第八十九条第一款第二项裁定:1。撤销一审判决；第二，驳回东方大众公司的主张。

注重评价

一是对“在先使用未注册商标”进行保护的制度设计

我国采用申请注册制度进行商标保护，但商标法也对未注册商标设计了保护制度，如《商标法》第十三条、第十五条、第三十二条。这些条款对未注册商标的保护成为商标申请注册的障碍。在商标审查和司法实践中，《商标法》第三十二条是当事人在商标异议和商标无效申请中经常提出的审查依据。在采用商标使用制度的国家，制度设计对商标在先使用给予保护是必然的。我国商标法在商标保护制度上选择了单一的注册获取模式，即商标法保护注册商标，仅限于核准注册商标和核准商品。但在采用注册单一制的国家，对未注册商标提前使用的保护也是制度设计中需要考虑和增加的内容。纵观世界各国的立法，提前考虑和保护商标使用已经成为各国立法中的一项永久保护制度。

保护以前使用的未注册商标，是诚实信用原则和遏制恶意注册的体现。在商标注册和使用中，诚信原则可以体现在商标所有人、相关权利人和包括消费者在内的公众之间的利益平衡上。具体而言，如果商标注册和使用会损害在先权利人或相关消费者的利益，则该行为可视为违背诚实信用。商业标准法中的恶意发生在商标申请和商标使用过程中，本文所规范的未注册商标抢注行为是典型的恶意抢注行为。未注册商标通过长期广泛的商业使用和宣传，已经承载了其企业的商誉和市场竞争力，以前的未注册商标使用者对其商业标识所享有的权利应当是受法律保护的合法权益。这是商标法禁止他人预注册未注册商标的主要原因。恶意抢注商标不仅侵犯了其商业标志在先用户享有的合法权益，还造成了市场交易机会的丧失和商业标志在先用户利益的损害，也给消费者造成了困惑和误解，造成了消费选择和判断上的误区。因此，在商标审查和司法实践中，基于诚实信用原则和遏制恶意抢注的态度，有必要对以前使用过并有一定影响的商标给予相应的法律保护。

二、“在先使用未注册商标”认定的适用要件

第一，商标申请人的行为要有“不正当手段”。如果商标在先使用已经产生了一定的影响，并且商标申请人知道或者应当知道该商标，可以推定其构成“以不正当手段抢先注册”。但是，除非商标申请人证明他没有使用该商标在先使用的商誉。

第二，注册商标构成“在先使用，有一定影响”。在先使用人证明其在先商标有一定使用期限、面积、销量或者广告的，可以认定为有一定影响。一般情况下，如果只有少量商标使用的证据，认定一个商标构成“一定影响”是不合适的。当相关商标在国内外实际使用时，海外使用可以作为确定“一定影响”的一个因素。对于抢注手段特别恶劣、恶意明显的行为，在个案中会降低在先使者对其未注册商标影响的证明标准，达到了保护在先合法权益、打击恶意抢注的目的。

第三，对未注册商标的保护范围仅限于相同或相似的商品，在先用户不能对商标申请人就其以前使用过的、有影响的商标在非相似商品上申请注册的行为主张权利。

第四，争议商标与以前使用的未注册商标构成相同或者近似的商标。

三、本文中“使用”要素的判断

以前使用过并有一定影响的商标，必须是商标法意义上的使用，才会产生一定的影响。如何认定商标的使用是本文要判断的一个重要因素。在实践中，关于使用的争议主要集中在如何定性代工和被动使用行为上。本案争议的焦点在于，究竟是谁提前实际使用了“美丽”标识，以及当事人所主张的“使用”行为是否能够区分商品和服务的来源。

东方流行公司提供了一系列证据证明其首先使用了“美女”标识。那么，我们需要判断东方凤兴公司的这些使用行为是否是在使用商标指定服务和商品。使用行为的判断必须回到指定的商品或服务上，服务和商品已经成为可以在市场上流通的对象。

东方凤兴公司提交了东方欢腾公司与中国戏曲学院于2005年9月签订的场地租赁协议、东方欢腾公司于2005年12月签订的广告合作协议、《美丽人生》主持人的微博及证人证言。但东方欢乐公司的上述使用行为并不是商标法意义上的“商标使用”。争议商标指定使用的服务为“电影制作、广播电视节目制作、戏剧制作、表演制作、节目制作、电视娱乐节目、娱乐活动、表演”等。只有在上述服务中使用了标识，并且使用后，相关公众才能认定其为商标，起到区分商品和服务来源的作用，这种使用行为才是商标使用行为，才能产生“未注册商标”的权利。节目名称在“电影制作、广播电视节目制作、戏剧制作、表演制作、节目制作、电视娱乐节目、娱乐活动、表演”等服务中应当具有“未注册商标”权。，并且需要结合logo的具体用途，即需要在上述服务中使用，才能成为未注册商标。“电影制作、广播电视节目制作、戏剧制作、表演制作、节目制作”中使用的未注册商标应当用于提供制作服务，制作的节目名称不得与提供的制作服务相混淆。双方未提交证据证明其标志用于上述服务，因此二审法院驳回了双方主张的使用上述服务的请求。“电视娱乐节目、娱乐活动、演出、俱乐部服务(娱乐或教育)、娱乐信息、娱乐信息(消遣)”中使用的未注册商标应附在节目或信息中，未注册商标的权利不能根据制作过程中未完成的项目或信息产生。本案中，东方凤兴公司提交了制作该节目所使用的全部证据，而该节目形成后在市场上的使用是由旅游电视公司实施的。根据东方大众公司提交的证据，用于“美颜”标识的商品或服务不是已经在市场上实际流通的商品或服务，也不是正在生产或正在生产的商品或服务，也不是争议商标指定使用的商品或服务。所以，因为差异化所基于的载体并不在市场上流通，所以不能产生基于使用的影响力。

作者:北京市高级人民法院