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商标撤销答辩案中关于“其他不可归责于商标注册人的正当事由”的应用

发布时间 : 2021-01-22 16:08:02

《商标法》第四十九条规定:“注册商标成为核准使用商品的通用名称或者无正当理由连续三年未使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。”《实施条例》第六十七条规定:下列情形为商标法第四十九条规定的正当理由: (一)不可抗力;(2)政府政策限制;(三)破产清算。(4) 其他不能归责于商标注册人的正当理由。本文仅以以下方案为例,仅对“其他不能归属于商标注册人的正当理由进行简要分析。

一、案情简介和判决

(一)案情简介2018年9月19日,北京标实科技有限公司申请ABI-意大利银行协会(以下简称“被申请人”)的商标“ABI意大利银行协会”(以下简称“申请商标”)房地产事务;保险;财务等服务上的注册商标。被申请人在收到商标局出具的提供使用证据的通知后,在规定的期限内,向商标局提交了其在2015年9月19日至2018年9月18日期间在核准的服务项目上使用所申请商标的证据。(二)裁定结果由申请商标注册。

二.案件具体分析

被告(简称ABI-意大利银行协会,ABI)是意大利银行的一个行业协会,成立于1919年,是一个自愿的非营利组织,其宗旨是代表、维护和促进其成员银行和金融中介机构的利益。该机构将定期公布意大利银行的不良贷款率、银行存款总额、银行信贷活动以及“移动银行”年度报告等数据。被申请人章程规定,被申请人的宗旨是代表、维护和促进其成员银行和金融中介机构的利益。通过组织关于银行和金融问题以及一般经济和社会问题的会议和辩论,被告致力于在国内、欧洲和国际各级影响银行和金融系统的领域进行监管改革;被申请人为其成员提供信息活动、技术援助和咨询服务,制定行为守则并努力使其成员接受上述守则,并配合其他国家和国际机构采取的相关举措;并在各种国际论坛上代表意大利的信用和金融体系。从被申请人的章程可以看出,被申请人作为意大利银行业的行业协会,实际上并不直接为普通消费者开展银行业务。此外,被告的官方网站明确指出,ABI没有参与其成员的银行业务,没有与银行及其客户有关的数据库,也不会收到当局(包括监管当局)的任何信件。答辩期间,被申请人提交了以下证据材料,证明其在规定期限内将申请商标用于核准的服务项目:(1)被申请人与中国银行业协会于2017年6月13日签署的谅解备忘录及其中文译文;(2)2016年10月6日,被申请人向中国银行业协会代表团发出的邀请函及其中文译文;(3)答辩人在官网的打印件及中文译文;(4)百度百科答辩人简介;(五)关于被申请人及其业务的印刷媒体报道;(6)被申请人参加2019年中意第三方市场合作论坛的印刷媒体报道及中文翻译。此外,在答辩理由中,被申请人强调,如被申请人官网所述,被申请人(意大利银行业协会)是一个自愿性非营利组织。被申请人作为一个自愿的银行协会和金融中介机构,不参与其成员的银行业务。它没有与银行及其客户有关的数据库,也不会收到当局(包括监管当局)的任何信件。因此,即使被申请人没有足够的证据证明其在规定期限内已在中国市场有效使用了《商标法》意义上的申请商标,也应认为不使用该商标存在合法理由

三.关于此案的两点思考:

(1)关于服务商标的使用,服务商标的使用包括“在与服务相关的文件和资料上使用,包括汇款文件、发票、发票、提供服务的协议等。”。本案中,被申请人提供了与中国银行业协会签订的谅解备忘录及其中文译文,以及向中国银行业协会同行业代表团发出的邀请函及其中文译文。谅解备忘录和邀请函均使用了申请商标,但被申请人未提供与上述证据材料相匹配的其他相关证据材料,不足以维持申请商标的注册。(2)在上述证据材料略显不足的情况下,被申请人在其章程中对其目的和活动方式的描述中强调了不使用的正当理由,并最终结合第一点成功维持了申请商标在核准服务项目上的注册。综上所述,如果商标所有人不能提供有效的使用证据,在这种情况下,代理人可以通过检查其经营范围和政策原因,结合《实施条例》第六十七条,试图找出商标所有人不能提供有效证据的正当理由,从而达到维持争议商标注册的目的。

四.话题之外的思考[/s2/]

行业协会等组织可以不直接从事面向消费者的行业具体业务,而更多地致力于行业规则的制定和维护、同行业对外交流等。在这种情况下,行业协会和其他组织在其行业中注册的商标可能无法实际使用。因此,商标所有人在其注册商标遭遇他人提出的撤销三年不使用的申请时,可能难以提供充分的使用证据。此时,在现有证据的基础上,进一步加强其作为行业协会等组织的宏观指导性质的论述,也可能对维护其商标注册起到相应的积极作用。

作者:北京集佳知识产权代理有限公司




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