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海外商标保护制度特点及申请实务

发布时间 : 2021-01-22 16:08:30

原文:薛

越来越多的中国企业将目光投向海外市场,海外商标保护是关键的一步。然而,由于世界各国众多,商标保护制度复杂,国内企业和商标代理人很难充分了解各国的商标保护制度及其特点。本文通过介绍国外商标制度的十大典型特征,揭开了国外商标保护制度的神秘面纱。


第一,东帝汶、马尔代夫等国家仍然没有商标法律法规

中国商标法于1982年首次颁布,并分别于1993年、2001年和2013年进行了修订。目前,已经有了比较健全和成熟的商标法。虽然世界上几乎每个国家都制定了商标法,但由于政治、经济、历史等原因,仍然有极少数国家和地区没有专门的商标法律法规。

目前仍然没有商标法的国家有东帝汶、马尔代夫、马绍尔群岛等。这些国家保护商标的常见方式是通过在当地有影响力的报纸上发布警告公告,向公众宣布其对某一商标的所有权。警示公告的一般内容是“XX企业对XX类XX产品拥有XX商标所有权。如果XX企业发现侵权,XX企业将采取必要措施维护自己的权利。”。这类警示公告没有严格的有效期,通常按照当地惯例每2 ~ 3年重新公告一次。


第二,美国、菲律宾等国家要求申请人提交使用声明/证据

在我国,商标注册人在商标被核准注册后不必主动向商标局提交使用证据,通常只有在他人连续三年申请撤销不使用时才需要提交使用证据。但在美国、菲律宾、波多黎各、莫桑比克、柬埔寨、海地等国家和地区,商标注册人需要在规定时间内主动向商标主管机关提交使用声明或使用证据。

以美国为例,在申请注册的过程中,需要向美国专利商标局提交商标在美国实际使用的证据或使用意向声明,并在注册后5-6年内和每10年向美国专利商标局提交使用证据,否则该商标将被美国专利商标局撤销。

以菲律宾为例,商标注册人需要在申请之日起3年内、注册之日起5-6年内、续展之日起1年内、续展之日起5-6年内提交使用证明,否则该商标将被菲律宾知识产权局撤销。

因此,企业在这些国家注册商标并不完全正确。未在规定时间内提交使用声明或者使用证据的,商标主管机关可以撤销该商标。


第三,美国、委内瑞拉、日本等国使用当地的商品标准/分类表/类似群体

中国是尼斯联盟的成员,目前采用国际商品和服务分类进行商标注册(尼斯分类)。现行尼斯分类法将商品和服务分为45类,其中商品1 ~ 34类,服务35 ~ 45类。目前,世界上大多数国家都使用尼斯分类,但也有少数国家采用当地标准。

以美国为例,美国虽然也遵循尼斯分类,但认为尼斯分类中对部分商品的描述过于笼统,采用唯一的商品标准,要求申请人在提交注册申请时详细描述商品,否则审查员会出具审查意见。

以委内瑞拉为例。根据1955年委内瑞拉《工业产权法》第106条,全国共有50个类别,只有类别的名称,没有具体的商品项目。另外,现在的国家分类和Nice分类差别很大。尼斯分类中原来选择的一个类别下的商品在当前国家分类中可能会被拆分为多个类别,注册申请必须按照当前国家分类提交,这将产生多个费用。

以日本为例,日本的商标注册采用Nice分类,日本也有类似的群体。这个框架体系和国内类似,但日本和中国的同类群体差别很大。在判断商品的相似性时,需要根据国内同类群体的标准进行比较。

此外,在一些情况下,非洲知识产权组织不能在同一申请中要求保护货物和服务,斐济不能申请服务商标注册。


第四,秘鲁、德国等国家的注册流程与中国有很大不同

在我国,商标注册申请的一般流程是“申请-受理-审查-公告-核准”。国外大部分国家也采用了这种模式,但有些国家的注册流程与我国有很大不同,不能按照国内商标注册流程的思路来考虑国外的问题。

以秘鲁、哥伦比亚、巴西等国家为例,商标申请注册的一般流程是“申请-受理-公告-审查-核准”。商标申请通过正式审查后,直接公布。公告期间没有异议或者异议不成立的,进入实体审查阶段,决定是否批准和保护。如果企业收到这些国家的商标公告通知,不要太高兴。本公告仅代表该商标已被接受。另外,如果企业发现在这些国家有注册商标申请,应及时提出异议,否则只能在商标核准注册后撤销或无效。

以德国、日本等国家为例,商标注册申请的一般流程是“申请-受理-审查-核准-公告”。商标审查通过后,应直接注册。企业在获得注册证书后,应密切关注是否有异议,以避免因错过异议回复期限而导致商标无效。


5.英国、法国等国家不审查相对原因

在我国,商标通过正式审查后,将进入实质性审查阶段,商标局对绝对理由和相对理由都进行审查。但在英国、法国、欧盟等国家和地区,官方在实体审查阶段只审查绝对原因,不审查相对原因,即不会考虑申请商标是否与在先商标相冲突。也就是说,即使企业在这些地方注册了商标,其他人也可以通过审查在相同的类似商品上申请相同的类似商标,审查员不会以在先商标为基础主动驳回后续商标的申请。因此,企业在这些国家注册商标后,需要做好商标监控工作,及时发现他人申请的商标与企业商标相同或相似,并采取必要措施予以制止。


6.孟加拉、巴哈马、黎巴嫩等国家10年内无效

根据我国《商标法》第三十九条规定,注册商标的有效期为10年,自核准注册之日起计算。在国外,大多数国家的商标有效期也是10年,但在一些国家,商标的有效期是7年、14年和15年,而不是10年。根据《与贸易有关的知识产权协定》第18条,首次注册和每次续展的商标保护期不得少于7年。因此,在有成文商标法的国家,商标的有效期通常至少为7年。

此外,商标有效期的起始日期因国家而异。有的国家从申请之日开始,有的国家从注册之日开始。比如孟加拉国从申请之日起7年有效,尼泊尔从注册之日起7年有效,巴哈马从申请之日起14年有效,黎巴嫩从注册之日起15年有效,等等。


七、汉字在越南、亚美尼亚、挪威等国缺乏意义

在越南、亚美尼亚、挪威等国家,在审查实践中,当地商标主管部门通常认为当地普通消费者基本不认识汉字,无法通过汉字商标识别商品,因此汉字不显著,不能作为商标注册。

以挪威为例,根据《挪威商标法》第14条规定的商标注册的绝对理由和挪威工业产权局在实践中的解释,由于挪威消费者通常对汉字不熟悉,所以对汉字商标的理解和记忆有很大困难,消费者不会使用汉字商标作为指示产品来源的标志。所以挪威的汉字商标被认为缺乏意义,商标局会以违反绝对理由为由发出驳回。


8.在日本和香港申请的商品项目太多会被怀疑有使用意图

在中国,很多企业为了充分保护自己的商标,往往在零死角覆盖的所有类别和群体中注册核心商标。但在香港和日本,如果企业申请保护的类别或商品过多,官方可能会怀疑申请人是否有在拟注册商品上实际使用该商标的意图,然后出具审查意见,要求申请人提交已在拟注册商品上实际使用或计划使用的证据材料,否则商标注册申请将被驳回。

根据香港《商标规则》第7(4)条:

商品或服务说明:如果一个商标旨在为某一特定类别的所有商品或服务或为各种不同的商品或服务注册,注册官可拒绝接受申请,除非他根据申请人已经使用的商标或如果该商标已注册,申请人打算使用的商标,确信该说明是合理的。

从以上规定可以看出,香港官员认为,商标的价值在于使用,商标注册的目的也是为了方便企业使用。如果不使用的商标被注册,有限的商标资源将被浪费。基于以上考虑,如果申请注册商标的商品或类别过多,官方可能会出具审查意见,企业需要提交已经使用或计划使用指定类别或商品的证据,才能通过官方审查,否则只能删除指定商品或类别。


9.洪都拉斯、开曼群岛等国家和地区需要缴纳年费

大家熟悉的缴纳年费的概念主要是在专利领域,但是很少有人知道在一些国家商标也需要缴纳年费。比如在洪都拉斯、开曼群岛等国家和地区,商标注册后需要缴纳年费。

根据洪都拉斯《工业产权法》第93条:

注册商标可以无限期续展,续展后的有效期为最后一个有效期结束后10年,但商标注册人应当依照本法规定缴纳“年度维护税”。

这里的“年维护税”其实就是我们所说的年费,是一种强制税。未按规定缴纳费用的,商标局不予受理续展申请。


十、马来西亚、印度等国也可以在商标到期后申请恢复

在中国,商标经核准注册后有效期为10年,期满前可提前一年续展。延期申请未在规定期限内提交的,也可以在延期期满后半年内申请延期。如果注册人没有续展,该商标最终将失效。

在马来西亚、印度等国家,商标因不续展而失效后,注册人也可以向政府申请恢复商标权。因此,如果企业遇到未能及时续展商标的境外商标,可以多了解一下国内是否有商标恢复的相关规定,如果有,可以及时申请恢复,保留商标权。

如在马来西亚,根据《马来西亚商标法》(1976)第41条第(2)款和第(3)款关于商标续展的规定,商标注册人未在规定期限内提出续展申请的,在商标期满后一年内仍可申请恢复。

就像我们一开始说的,全世界的商标保护制度都在如火如荼的发展,以上介绍只是冰山一角。充分把握各国商标制度的特点是一项长期而艰巨的工程,需要代理人多年的不断实践和总结。只有了解海外商标保护制度的特点,才能为企业提供合适的海外商标保护策略。

作者:范超知识产权服务有限公司