原李晓燕陈绍兰中国商标杂志

各级法院对于涉外的假冒商标处理行为是否构成商标侵权有不同的看法，每个案件考虑的因素也有很大的不同。多年来，法院审理了大量此类案件。本文试图从最高人民法院(以下简称“最高法院”)是否认定涉外假冒商标处理行为为商标侵权的角度，探讨最高人民法院对此类案件的审理意见和最新判决意见的动态变化，以指导实际工作。

在(2014)民体字第38号判决中，一审法院认为，所谓涉外许可加工，一般是指境内加工者接受境外客户委托，按照境外客户指定的商标生产产品，将全部产品交付境外客户并向境外销售，境外客户向境内加工者支付加工费的贸易方式。其本质是契约关系。

随着经济发展全球化的深入，国际贸易分工和经贸合作的日益复杂，以及我国经济形势的发展，最高法院的判决观发生了动态变化和发展:

2016年之前，最高法院倾向于认定涉外许可处理不构成商标侵权；

在2016年至2019年之前，最高人民法院倾向于充分考虑国内加工企业是否履行了对海外原始设备制造商委托的商标的合理审查或注意义务，是否对国内加工企业造成了实质性损害，以识别涉外许可加工。行为不构成商标侵权的原则；

自2019年以来，最高人民法院一直倾向于认为涉外商标固定程序构成商标侵权。

首先，在2016年之前，最高法院倾向于认定涉外许可处理不构成商标侵权

(2014)民体字第38号民事判决书(浦江雅环锁业与大米防盗产品国际有限公司商标侵权纠纷案)，最高法院认为:

1.楚博公司(海外委托方)是墨西哥“PRETUL”或“PRETUL和椭圆图形”的注册商标所有人(第6类和第8类)。亚洲环公司(国内加工企业)受楚博公司委托按其要求生产挂锁，所有挂锁均出口墨西哥，带有“PRETUL”标志。这些挂锁在中国市场上没有销售，即标识在我国不会起到商标识别的作用，也不具备我国相关公众会将贴有标识的商品的产地与Rice公司(国内商标持有人)生产的商品的产地相混淆、误认为的性能。

2.商标作为区分商品或服务来源的标志，其基本功能在于识别商标。根据楚博公司的授权，上述相关“PRETUL”标志的使用在中国仅是一种物理附件，为楚博公司在墨西哥使用其商标提供了必要的技术条件，在墨西哥享有商标专用权。不具备识别国内货源的功能。因此，亚太公司在委托加工的产品上附加的标识，既没有区分加工货物来源的意义，也没有识别货物来源的功能。因此，亚太公司贴附的标识不具有商标属性，在产品上贴附标识的行为不能视为商标意义上的使用行为。

3.在同一商品上判断是否使用同一商标，或者在同一商品上判断是否使用类似商标，或者在类似商品上是否使用相同或者类似商标，如果容易造成混淆，没有实际意义。

综上，最高法院认为涉外许可处理不构成商标侵权。类似案件的裁定为(2014)沈敏字第669号民事裁定。

其次，2016年至2019年，最高法院倾向于充分考虑国内加工企业是否履行了对海外原始设备制造商委托的商标的合理审查或注意义务，是否对国内加工企业造成了实质性损害，以确定涉外许可加工不构成商标侵权

(2016)在中华人民共和国最高人民法院第339号民事判决书(江苏昌佳金丰动力机械有限公司、上海柴油机有限公司商标侵权纠纷案)中，最高人民法院认为:

1.根据一审法院查明的事实，昌佳公司(国内加工企业)与印尼PTADI公司(境外委托方)签订了委托书，接受该公司的委托，根据印尼PTADI公司合法拥有的商标权生产柴油机和柴油机零部件，并将产品出口到印尼销售。昌佳公司在加工、生产或出口过程中，相关商标指向印尼PTADI公司为委托人，不影响尚柴公司(国内商标持有人)注册商标在国内市场的正常识别和鉴别功能，也不会导致相关公众的混淆和误认。考虑到订单处理是国际贸易中一种常见且合法的形式，除非有相反的证据表明昌佳公司在接受委托时未能履行其合理的注意义务，否则其委托处理行为对尚柴公司的商标权造成了实质损害。一般不应认为上述行为侵犯了尚柴公司的商标权。

2.就本案而言，昌佳公司作为加工合同的受托方，在接受印尼PTADI公司委托的加工业务时，已经审查了相关的权利信息证明，并充分关注了委托方的商标权状况。

3.本案涉及昌佳公司从事贴牌生产业务时，商柴公司与印尼PTADI公司商标纠纷已由印尼最高法院解决，印尼PTADI公司作为商标所有人的资格已通过司法程序确认。尚柴公司使用同一商标生产相关或类似相关产品，不能再合法出口印尼销售。此外，根据复审和上柴公司提交的证据，从2004年到2007年，上柴公司还受印尼被许可人的委托，出口与“东风吉图”商标有关的产品。在这种情况下，昌佳公司受印尼PTADI公司授权从事本案涉及的许可业务，基于涉及的商标，对印尼尚柴公司的竞争机会和市场利益没有实质性影响。

综上所述，最高法院认为，境内加工企业对境外OEM委托的商标履行了合理的审查或关注义务，境内加工企业的委托加工行为并未对境内商标所有人的利益造成实质性损害，从而认定涉外许可加工行为不构成商标侵权。当然，在本案中，笔者认为上柴公司与印尼PTADI公司商标纠纷已经在印尼最高法院得到了有效判决，这也是最高法院考虑的一个重要因素。

第三，自2019年以来，最高法院倾向于认定涉外许可处理构成商标侵权

在2019年9月23日作出的(2019)最高人民法院第138号民事判决(本田技术研究实业有限公司、重庆恒升新泰贸易有限公司、重庆恒升集团有限公司商标侵权补正案)中，最高法院认为:

1.商标使用行为是一种客观行为，通常包括很多环节，如实物依附、市场流通等。是否构成商标法意义上的“商标使用”，应当根据商标法以整体一致的方式进行解释，不能割裂一个行为而只能看到一个环节。要防止行为的过程被单个环节所覆盖，克服用单方面代替整体行为的问题。

2.如果商标通过标注或者其他方式使用在制成品或者加工品上，只要具有区分商品来源的可能性，就应当认定使用状态属于商标法意义上的“商标使用”。

3.除了涉嫌侵权商品的消费者外，有关公众还应包括与涉嫌侵权商品营销密切相关的经营者。在被控侵权货物的运输过程中，经营者之间存在接触的可能性。而且随着电子商务和互联网的发展，即使涉嫌侵权的商品出口到国外，也有可能回到国内市场。同时，随着中国经济的不断发展，有大量的中国消费者在国外旅游消费，也存在着与“品牌商品”接触和混淆的可能性。4.人民法院审理涉及涉外许可处理的商标侵权纠纷，应当充分考虑国内外经济发展的大局，具体分析特定时期、特定市场、特定交易形式的商标侵权纠纷，准确适用法律，正确体现“司法领导、严格保护、分类政策、比例协调”的知识产权司法政策取向，加强知识产权的创造、保护和运用， 积极营造良好的知识产权法律环境、市场环境，改革开放以来，涉外加工贸易是我国对外贸易的重要方式。 随着我国经济发展方式的转变，人们对涉外处理中商标侵权和纠纷解决的认识也在不断变化和深化。

综上，最高法院认为，国内加工企业的涉外许可加工行为构成商标侵权。

在本案中，笔者认为，最高人民法院已经充分考虑了互联网时代，相关公众接触所涉及产品的方式与以前有很大不同。即使产品出口，相关公众接触的可能性也大大增加了。

结论

随着经济全球化的深入和互联网技术的快速发展，最高人民法院对涉外商标侵权处理行为的倾向性观点，已经从不承认侵权，到在国内加工企业已经履行合理审慎的审查义务，没有对国内商标所有人的实际利益造成实质性损害的前提下，采取不承认侵权的原则，现在倾向于认定涉外商标侵权处理行为构成商标侵权。

此外，目前最高人民法院倾向于认定民事案件中的涉外定牌处理行为构成商标侵权，在当前的商标撤销审查行政诉讼案件中，法院倾向于认定出口商品上使用国内注册商标构成商标使用，从而维持该商标不被撤销的行政司法判决，具有内在的逻辑一致性和统一性。

基于最高法院对此类案件的最新司法判决，建议国内加工企业应及时要求海外客户在中国注册相应商标或采取商标许可等实际措施，避免商标侵权。同时建议国内商标所有人及时向海关备案知识产权，保护自己的合法权益。

(本文仅代表作者个人观点)

【/s2/】作者:上海百益汇智律师事务所[/s2/]