原文:王冬勇中国商标杂志

主旨:与他人授权许可人有直接经销关系的经销商，在申请注册商标时，应“积极回避”与其经销商品牌相同或相近的商标。这种由经销关系形成的业务关系，一般可以视为《商标法》第十五条第二款规定的“其他关系”。

案例

方

原告(上诉人):艾肯尼斯娱乐公司(以下简称艾肯尼斯公司)

被告(被上诉人):中华人民共和国国家知识产权局(以下简称国家知识产权局)

原审第三人:山东久日进出口有限公司(以下简称久日公司)

案由:商标权无效宣告请求行政纠纷

争议商标为第15095994号商标(商标图样如下)，该商标于2014年8月4日申请注册，被指定用于第32类“啤酒；麦芽汁(发酵成啤酒)；果汁番茄汁(饮料)”等商品

针对该商标纠纷，艾肯尼斯公司向前中华人民共和国国家工商行政管理局商标评审委员会(以下简称商标评审委员会)提出无效宣告请求，并提交了艾肯尼斯公司与雅库特公司签订的许可合同，以及久日公司与雅库特公司和PALDO Club签订的货物申报证书。

商标评审委员会就第15095994号图形商标(即争议商标)无效(字[2017]第100129号)作出请求裁定(以下简称被告裁定)，认为根据案卷证据不能认定争议商标违反《商标法》第十五条的规定，也不能证明争议商标侵犯了艾肯尼斯公司在先有效的著作权。此外，商标争议不违反《商标法》第十条第一款第七项、第八项、第三十二条第一款、第四十四条第一款的规定。因此，决定维持有争议的商标。

艾可尼斯公司不服被诉裁定，向原审法院提起诉讼。原审诉讼阶段，艾可尼斯公司提交了北京创丽文化传播有限公司与上海悠游堂游乐设备股份有限公司签订的许可合同、北京创丽文化传播有限公司与中娱文化股份有限公司签订的版权代理合同、北京创丽文化传播有限公司在国家企业信息公示系统上的登记信息等证据。

审判判决

北京知识产权法院认为，立案证据多为外文证据，未经翻译或公证，整个案件的综合证据不能证明爱肯尼斯公司与久日公司之间存在代理或代表关系，也不能证明二者之间存在合同、业务关系或其他特殊关系。艾肯尼斯声称享有版权，缺乏事实和法律依据。艾肯尼斯公司的主张与《商标法》第十条第一款第八项的内容无关。由于缺乏足够的证据证明其他人的哪些商标是该公司在9日注册的，以及这些商标的所有权和受欢迎程度，艾肯尼斯的主张缺乏事实和法律依据。因此，判决驳回了艾肯尼斯公司的索赔。[1]

艾肯尼斯公司不服原审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。在二审期间，艾肯尼斯公司补充了以下证据:1 .创建经公证的认证和“巴利乐”品牌确认书的翻译；2.艾肯尼斯和雅库特签署的商品化权使用合同的公证和翻译；3.雅库特公司发货包装明细的公证及翻译，雅库特公司向威海久日进出口有限公司(以下简称威海久日公司)开具的商业发票的公证及翻译，雅库特公司向威海久日公司出口的波罗罗饮料产品出口报关单的公证及翻译等。；4.养乐多公司基础存款账户外币存款公证及翻译，威海久日公司及养乐多公司汇款交易清单公证及翻译；5.雅库特公司股东名册的公开证明及翻译件，以及韩国八道股份有限公司(以下简称八道公司)所有注册事项的公证证明文件及翻译件；6.八道俱乐部向中国销售和运输的“波罗罗”货物的出口报关证明公证证明文件及其翻译。

经审理发现，威海九吉公司与九吉公司是同一主体。9日，公司共申请商标202件，其中韩国商标多件(均记录为图形商标)，韩国公司昊公司此前使用的商标多件相同。

北京市高级人民法院认为：九日公司通过与YAKULT公司之间的贸易往来已经客观知悉在饮料等商品上他人在先使用“뽀로로”商标的存在。而YAKULT公司在饮料类商品上使用“뽀로로”“Pororo”标志产生的相关权利归艾可尼斯公司所有。在此基础上，九日公司在相同或类似商品上注册诉争商标应当认定属于《商标法》第十五条第二款规定的情形。艾可尼斯公司主张的作品的对象为固有的韩文文字“”，不宜认定构成我国著作权法意义上的作品。诉争商标的注册未侵犯艾可尼斯公司的上述著作权。北京市高级人民法院二审判决：撤销一审判决及被诉裁定，商标评审委员会重新作出裁定。[2]

注重评价

本案二审判决撤销一审判决的原因是，争议商标是否属于2014年实施的《商标法》第十五条第二款规定的情形存在分歧。

一、2014年商标法第15条第2款的立法渊源

2014年《商标法》第15条包含两个条款。第一款与2001年修改的《商标法》第十五条完全相同。2001年《商标法》第15条是2000年《商标法》第二次修正案的新规定。众所周知，2001年《商标法》增加上述条款有两个原因。一是为了满足加入《保护工业产权巴黎公约》的要求，履行公约相应的义务[3]；其次，制止他人商标抢注的客观需要是诚实信用原则在商标法中的具体体现。代理或代表关系是一种具有可靠性的特殊法律关系。基于这种特殊的法律关系，代理人或代表人对委托人或代表人负有特殊的忠诚和勤勉义务，必须按照委托人或代表人利益最大化的原则履行自己的职责和行为。在商标法领域，权利义务主要集中在商标所承载的利益上。因此，这种特殊的忠诚和勤勉义务体现在代理人或代表人知道委托人或代表人的商标时，未经委托人或代表人许可，不得以自己的名义注册委托人或代表人的商标。增加2001年《商标法》第15条，是为了对特殊商业关系中的当事人给予特殊保护，防止代理人或代表人基于这种特殊商业关系仓促注册委托人或代表人的商标。

最高人民法院2010年发布了《最高人民法院关于审理商标授权确认行政案件若干问题的意见》，2001年对《商标法》第十五条的具体适用作出了相应的详细规定[4]。明确了代理人和代表人的内涵，将谈判阶段形成的具体关系纳入本条款的调整范围，从而进一步拓展了本条款的适用空。但如全国人大法工委2014年《商标法解释》的解释“随着市场经济的发展，商标作为无形资产在经济活动中的地位越来越重要，恶意注册他人商标的现象不断发生，甚至愈演愈烈，破坏了公平竞争的市场秩序。”可见，各方虽然都在尽力打击恶意抢注他人商标的行为，但收效甚微。因此，2014年《商标法》增加了第十五条第二款“为防止他人抢先注册以前使用过的未注册商标，维护公平的市场竞争秩序”。也就是说，2014年《商标法》第十五条增加第二款的直接原因仍然是“恶意注册他人商标的现象继续发生，甚至愈演愈烈”。与此同时，在2014年《商标法》修订前，为了打击恶意注册他人商标的现象，在实践中，采用扩大解释的“不利影响”条款，放宽商标相似性和商品相似性的判断标准，降低在先权利和“一定影响”的认定标准，淡化“不正当手段”的要素，导致基于不同案件因素的司法判断标准不一致的现象日益严重， 不仅如此，上述条款适用条件的模糊或交叉适用也严重影响了商标法的内在逻辑体系。 在一定程度上，新的第2款的规定也是为了缓解上述异常现象的进一步蔓延。

二.《商标法》第十五条第二款“其他关系”的认定

根据《商标法》第十五条第二款规定:“同一商品或者类似商品申请注册的商标，与他人以前使用的未注册商标相同或者近似的。申请人与对方当事人有前款规定以外的合同、业务关系或者其他关系，并且知道对方当事人的商标存在的，对方当事人不予注册。”

从本条款的字面意思来看，确定构成本条款的情形，至少需要满足以下条件:第一，该商标指定或者批准使用的商品是与他人以前使用的商品相同或者近似的商品。所谓类似商品，是指在功能、用途、主要原材料、生产部门、销售渠道、销售场所、消费对象等方面相同或者近似的商品。二是存在“他人在先使用未注册商标”的事实，即在商标申请人申请商标注册前，他人在先使用该商标，使用该商标的人未注册该商标。第三，商标争议申请人“知道”他人商标存在。这种知识包含两层含义，即一方面要求申请人明确知道注册商标已经存在；另一方面，要求商标争议的申请人明确知道该注册商标已被他人使用。四、争议商标之所以知道他人商标的存在，是因为争议商标的申请人与2014年《商标法》第十五条第一款规定以外的他人存在“合同、业务关系或者其他关系”。本案的焦点在于2014年《商标法》第十五条第一款规定以外的“合同、业务关系或者其他关系”是什么意思。

本案中，首先，雅库特公司和久日公司在商标纠纷立案日之前存在贸易关系。虽然在上述双方的贸易证据中没有记载与争议商标相同或相似的商标，但在Annix公司与YAKULT公司签订的《商品化权使用合同》中明确记载，Akenes公司授权YAKULT公司在饮料产品上使用“波罗罗”商标，且在争议商标申请日之前，标有“”的相关产品已销往中国。所以，久治公司作为同行业的销售人员，应该知道雅库特公司在饮料等商品中最先使用的商标是" "。也就是说，9日，公司已经通过与雅库特公司的交易，客观上知道了他人在饮料等商品上存在“在先使用”商标的情况。其次，根据安尼克斯公司与雅库特公司签订的《商品化权使用合同》中的相关记录，雅库特公司因在饮料产品上使用“、”波罗罗”标识而产生的权利归安尼克斯公司所有。即根据查明的事实，可以得出结论:9日，在争议商标申请日之前，公司已经知道爱肯尼斯公司此前在相同或者类似商品上使用过与争议商标相同或者类似的商标。因此，本案的焦点是，除2014年《商标法》第十五条第一款规定的情形外，第九公司与爱肯尼斯公司之间是否存在“合同、业务关系或其他关系”，以便基于这一特定关系了解上述事实。

根据《最高人民法院关于审理商标授权确认行政案件若干问题的规定》第十六条:“有下列情形之一的，可以认定为《商标法》第十五条第二款规定的‘其他关系’:(一)商标申请人与原使用人存在亲属关系；(二)商标申请人与在先使用人之间存在劳动关系；(三)商标申请人与在先使用人的经营地址相近；(四)商标申请人与在先使用人协商达成代理和代表关系，但未形成代理和代表关系的；(五)商标申请人与原使用人就达成合同、业务关系进行过协商，但未达成合同、业务关系。”在这种情况下，可以得出结论，久日公司与爱肯尼斯公司的授权许可人雅库特公司之间存在经销关系。这种分配关系显然不属于上述规定中规定的“其他关系”。但如上所述，2014年《商标法》第15条是诚实信用原则在《商标法》中的具体体现。一般来说，诚实信用原则要求行为人既不能“损害他人自身利益”，也不能“损害他人自身利益”。实践中，当事人知道他人先使用商标的方式很多，上述司法解释显然无法穷尽所有“其他关系”；在上述司法解释中，明确规定“下列情形可以认定为《商标法》第十五条第二款规定的‘其他关系’”，这也表明“其他关系”也是列举的，不包括全部“其他关系”。《北京市高级人民法院商标授权确认行政案件审理指引》(以下简称《审理指引》)第12.7条规定:“商标申请人与前使用人之间存在代理或者代表关系的，能够知道他人商标并应当积极回避的关系属于《商标法》第十五条第二款规定的‘其他关系’情形。”该规定采用了一种通用的方式，即“知道他人商标并主动回避”，恰当地体现了《商标法》第十五条规定的诚实信用原则的精神，有利于根据案件的具体情况合理界定“其他关系”的范畴，以规范恶意注册他人商标的立法目的，维护公平竞争的市场秩序。与他人授权许可人有经销关系的经销商自然有相应的“主动回避”义务，一般应认定为《商标法》第十五条第二款规定的“其他关系”。本案中，久治公司通过与艾肯尼斯公司授权许可人雅库特公司的经销关系，知晓了艾肯尼斯公司此前使用的商标“”。同时，作为相关领域的进出口代理人，当然也有相应的“主动回避”义务，因此应当认定《商标法》第十五条第二款中的九吉公司与艾肯尼斯公司存在“其他关系”。在此基础上，原审法院和被告的判决的相关认定不当，应予纠正。

三.《商标法》第15条第2款与2014年其他条款的竞合适用

首先，商标的价值在于它的使用。为了协调“先申请制度”与“先使用”的关系，《商标法》确立了未注册驰名商标的保护制度、基于“特殊关系”的条款以及“不得抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标”的制度。在上述制度下，有两个条款容易混淆适用条件。一、第十五条第一款与第二款的适用关系。但两者相对容易区分，其中一个显著区别是，第一款不要求“事先使用”，第二款明确要求“他人事先使用”。第二是第十五条第二款和第三十二条后半款的关系比较混乱。虽然，从字面上讲，与第十五条第二款相比，第三十二条后半部分要求之前使用的商标必须具有“一定的影响力”。但在目前的司法实践中，由于在2001年《商标法》的情况下对“具有一定影响”的要件把握较宽松，后续影响依然存在。如果在先用户与争议商标的申请人之间存在相对间接的业务关系，则在先商标通过使用的受欢迎程度已经明显达到争议商标的申请人。根据现有的判断标准，可以适用第三十二条后半部分来规范这种行为。同时，如果将上述间接业务关系解释为第十五条第二款下的“其他关系”，显然第十五条第二款也可以规范这种行为。

如原审上诉人泰科电子(深圳)有限公司(以下简称泰科深圳公司)与国家知识产权局及第三人深圳市昆玉家电子有限公司(以下简称昆玉家公司)行政纠纷一案，有记载的证据可以证明争议商标的申请人昆玉家公司在泰科深圳公司的关联公司泰科上海公司的经销商处购买了与争议商标相同的商品，且该商品与争议商标相同。北京市高级人民法院认定，该间接业务关系不应认定为第十五条第二款规定的“其他关系”，否则将减少第三十二条第二款的适用空；另外，在这种间接的商业关系下，基于我国实行的“先申请制”，相关公众并没有“主动回避的义务”。根据《试行指南》的上述规定，将该关系视为2014年《商标法》第十五条第二款规定的“其他关系”并不合适，不应受第十五条第二款的规范。

当然，也有意见认为，随着2014年《商标法》第15条第2款的加强，遏制他人恶意商标注册，应严格把握第32条后半部分的适用要件，如“一定影响”的认定、是否采用“不正当竞争手段”，从而合理界定第15条第2款与第32条后半部分的关系。

其次，关于第15条第2款和第44条第1款的适用。本案中，根据已查明的事实，9日，该公司申请了202个商标，包括许多韩国商标(全部记录为图形商标)和许多与韩国韩国韩国公司以前使用的商标相同的商标等。，也涉嫌使用“不正当手段”扰乱正常的商标注册管理秩序，即在本案认定争议商标构成2014年《商标法》第十五条第二款规定情形的同时，也可以但是，根据《审查指南》第十七条第五款规定:“审理商标不注册审查、商标无效宣告请求等行政案件时， 如果根据立案证据可以适用《商标法》的其他规定，有争议的商标将不予注册或宣布无效，则《商标法》第四十四条第一款将不再适用。” 即当其他关系条款与第四十四条第一款相抵触时，优先适用其他条款。因此，在本案中，二审法院没有详细说明争议商标是否属于2014年《商标法》第四十四条第一款。

四.总结

在涉及认定是否属于2014年《商标法》第十五条第二款规定的“其他关系”时，不宜严格按照司法解释罗列的情形对其进行限缩解释。而应依据上述司法解释规定的具体情形，遵从该条的立法目的，参照《审查指南》阐释的“能够知道他人商标且应予主动避让”的内涵对其从宽予以解释，以实现对恶意注册他人商标必要规制，维护公平竞争的市场秩序。同时，应当根据案件的具体请款，厘清该条款与商标法其他条款的关系，以维护商标法的内在逻辑体系。

注释

[1]参见北京知识产权法院(2018)京73兴初字第1886号行政判决书。

[2]参见北京市高级人民法院(2018)京经验字第4756号行政判决书。

[3]《巴黎公约》第6条之七规定:(1)本联盟一个国家的商标所有人的代理人或代表，未经所有人授权，在本联盟一个或多个国家申请注册其商标的，所有人有权对注册申请提出异议或请求撤销；或者，在东道国法律允许的情况下，以对所有人有利的方式转让注册申请，除非代理人或代表能够证明其行为是正当的。(2)如果商标所有人未被授权使用商标，他有权反对其代理人或代表使用其商标，但须适用上述第(1)款的规定。(三)各国立法可以规定商标所有人行使本规定所规定权利的合理期限。

[4]《最高人民法院关于审理商标授权确认行政案件若干问题的意见》第十二条规定:“商标代理人、代理人或者经销、代理等销售代理关系意义上的代理人、代表人擅自以自己的名义注册委托人或者代表人的商标的，人民法院应当认定为代理人或者代表人抢注委托人或者代表人商标的行为。在审判实践中，有些域名抢注行为发生在代理人与代表人的关系仍处于协商阶段，即域名抢注在先，代理人与代表人的关系在后。此时应视为代理人和代表人的抢注行为。商标注册申请人与上述代理人、代表人串通抢注的，可以视为代理人、代表人。对于串通和抢注，可以根据商标注册申请人与上述代理人或者代表人的具体身份关系推定。”第十三条规定:“代理人或者代表人不得申请注册的商标标识不仅包括与被代理人或者代表人的商标相同的标识，还包括类似的标识；不得申请注册的商品既包括与被代理人或者被代理人的商标相同的商品，也包括类似的商品。”

[5]当然，它们之间的区别还包括具体特殊关系的区别以及法律后果的“禁止注射”或“禁止”的区别等等。

[6]参见北京市高级人民法院(2019)京经验字第4599号行政判决书。

作者:北京市高级人民法院

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